Yargıtay 11. Hukuk Dairesi · E. 2023/3790 · K. 2024/1471

11. Hukuk Dairesi         2023/3790 E.  ,  2024/1471 K. "İçtihat Metni"

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ :İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi SAYISI :2020/30 Esas, 2022/232 Karar ... DAVA TARİHİ : HÜKÜM :Kısmen kabul Taraflar arasındaki haksız rekabetin önlenmesi, markanın hükümsüzlüğü bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonucunda Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Mahkeme kararı, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalı şirketin ''SANTA BARBARA POLO RACGUET CLUB + ŞEKİL '' ibareli markanın sahibi olduğunu, bu markanın müvekkiline ait ''POLO'' ve ''POLO GARAGE'' ibareli tanınmış markaları ile aynı sınıflarda tescilli olup, iltibas yaratacak derecede benzer olduğunu, davalı marka tescilinin müvekkili markalarına tecavüz teşkil ettiğini, haksız kazanç sağlanmasına sebebiyet verdiğini, müvekkiline ait seri markalardan biri olarak algılandığını belirterek iltibas ve haksız rekabetin önlenmesine, davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesi talep etmiştir.

II. CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; hükümsüzlüğü talep edilen markanın dava açıldıktan sonra 26.03.2008 tarihinde ''Picassu İç ve Dış Tic. Paz. Ltd. Şti. (Picassu)'' ne devredildiğini, pasif husumetten reddi gerektiğini, ''POLO'' kelimesinin ... hak sahibinin davacı olmadığını, ... hak sahibinin ABD uyruklu dava dışı Polo Ralph Lauren firması olduğunu, taraf markalarının aynı veya benzer olmadığı gibi, aynı ve benzer ürünler üzerinde de kullanılmadığını, iltibasın söz konusu olmadığını, davacının ... süre tesciline ses çıkarmadığı dava konusu marka için müvekkilinin büyük miktarda yatırım yaptığını ve markanın eylemli kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığını, tescilli markasını kullanan müvekkilinin haksız rekabetinden söz edilemeyeceğini belirterek davanın reddini istemiştir. III. MAHKEME KARARLARI, BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ A. Mahkemece Verilen İlk Karar Mahkemece 24.12.2010 tarih, 2007/38 E., 2010/231 K. sayılı kararı ile davacı markalarındaki asli unsurun ''POLO'' ibaresi olduğu, davalı markasında ise ''polo'' ibaresinin markadaki ibarelerden yalnızca biri olduğu, esaslı unsur olarak kullanıldığı sonucuna varılamadığı, taraf markalarındaki at üzerindeki insan figürün çizim şekli ve görsellik olarak farklı olduğu, markalar bütünsel olarak değerlendirildiğinde karışıklığa sebebiyet vermeyeceği, davacı markasının asıl unsuru olan ''POLO'' ibaresinin tasviri bir işaret olduğu, iltibas tehlikesinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, karar davacı vekilince edilmiştir. B. Birinci Bozma Kararı Dairemizin 12.06.2012 tarih, 2011/3735 E. ve 2012/10329 K. sayılı kararıyla dava konusu markada yer ... ''POLO'' ibaresi markanın tescilli olduğu mallar bakımından karakteristik özellik belirten işaretlerden olmayıp, markanın şekil unsuru ile birlikte asıl unsurunu oluşturduğu, davacı adına daha önceki tarihlerde tescil edilmiş bulunan markalarda da ''POLO'' asli unsurunun ve şekil unsurunun bulunduğu dikkate alındığında 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (556 sayılı KHK) 8 ... maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca davalı markasında yer ... ''POLO'' ibaresi ve şekil unsurunun işletmeler arasında ilişkilendirme ihtimali de dahil olmak üzere iltibas tehlikesi yaratacağı, uyuşmazlığın bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği gerekçesi ile kararın bozulmasına karar verilmiş, davacı vekilince karar düzeltme yoluna başvurulmuştur. Dairemizin 05.02.2013 tarih, 2012/18960 E. ve 2013/1887 K. sayılı kararıyla, davalının cevap dilekçesinde dava konusu markayı dava tarihinden sonra dava dışı Pikassu Der. Ayak. San. Ltd. Şti.'ne devrettiğini savunduğu, devre ilişkin 26.03.2008 tarihli noter devir sözleşmesini, devrin tesciline ilişkin 28.03.2008 tarihli Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) başvuru dilekçesi ile 09.04.2008 tarihli devrin gerçekleştirildiğine dair TÜRKPATENT yazısını delil olarak ibraz ettiği, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (1086 sayılı mülga HUMK'nın 186 ncı maddesi) 125 ... maddesi uyarınca davanın açılmasından sonra, davalı taraf, dava konusunu üçüncü bir kişiye devrederse, davacının kullanacağı yetkilerin etraflıca düzenlendiği, isterse, devreden tarafla olan davasından vazgeçerek, dava konusunu devralmış olan kişiye karşı davaya devam edebileceği gibi isterse devreden taraf hakkında tazminat davasına dönüştürebileceği, somut uyuşmazlıkta davalının, hükümsüzlüğü istenen markayı davadan sonra devir ettiği anlaşılmış olmasına rağmen davacı tarafa 6100 sayılı Kanun'un 125 ... maddesi uyarınca seçim hakkı verilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediği gerekçesi ile kararın bozulmasına karar verilmiştir. C. Mahkemece Bozmaya Uyularak Verilen Karar Mahkemenin 17.12.2015 tarih, 2013/71 E. ve 2015/260 K. sayılı kararı ile davacı vekilinden 6100 sayılı Kanun'un 125 ... maddesi kapsamında tercihinin sorulduğu, davaya markayı devreden tarafla olan davaya devam ettirmeyeceklerini, tercihlerini markayı devralan Pikassu'ya karşı devam edeceklerini bildirdiklerini, benzerliğin yazım tarzı, sesteşlik, kavramsal benzerlik veya görsel benzerlik gibi hususlar nazara alınarak, markalar bütünsel olarak değerlendirilip incelendiğinde, bilirkişi raporunda açıkça belirtildiği üzere, takım halinde at üzerinde oynanan oyunu ifade eden polo ibaresinin tasviri nitelikli olması sebebiyle zayıf marka olarak değerlendirileceği, davacının polo ibaresi ile birlikte şekillerin de bulunduğu markaları ile bu ibareye ilave edilen tasviri olmayan kelimelerden oluşan diğer markalarının kuvvetli marka olduğu, davalının markasının Santa Barbara Polo & Racquet Club ibaresinden oluştuğu, bu ibare içerisinde davacının zayıf markası olan Polo ibaresinin mevcut olduğu, ancak belirtildiği üzere tasviri nitelikli olan bu kelimenin davalı markası içerisinde doğrudan belirleyici unsur, yani markanın asli unsuru niteliğinde olmadığı, her ne kadar davacı markaları ile davalının markasında 24 üncü sınıfta ortak emtia tescili mevcut ise de, yapılan bütünsel değerlendirmede, tüketicilerin davacı markası ile davalı markası arasında doğrudan irtibat kuramayacakları, karıştırma ihtimalinin bulunmadığı, ayrıca her ne kadar bilirkişi raporunda davalı yanın markayı kullanım yoluyla ayırt edicilik nitelik kazandığı yolunda yeterli değerlendirme yapılmamış ve bu hususta ... inceleme talep edilmiş ise de, dosya kapsamı nazara alındığında, ... inceleme yapılmasına gerek olmadığı, davalının markasının tescil tarihi ve ... süreli olan kullanım durumu nazara alındığında, ayırt edici nitelik taşıdığı gibi, tescilli sınıftaki mal ve hizmeti ... tüketicilerin davalı markasını gördüklerinde, davacının Polo unsurlu markaları dolayısıyla davalı ile davacı arasında ekonomik bir bağ ya da işletmesel ilişki olduğu sonucuna varmayacakları gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, karar davacı vekilince temyiz edilmiştir. D. İkinci Bozma Kararı Dairemizin 26.03.2018 tarih, 2016/9794 E. ve 2018/2244 K. sayılı kararıyla, Dairemizin 12.06.2012 ve 05.02.2013 tarihli ilamlarında da açıklandığı üzere, davacı markaları ile dava konusu marka arasında 556 sayılı KHK'nın 8 ... maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi anlamında ilişkilendirme ihtimali de dahil olmak üzere iltabas tehlikesi bulunduğu, bu durumda markaların kapsadıkları mal ve hizmetlerden aynı ve benzer tür olanların belirlenmesi suretiyle 556 sayılı KHK'nın 8 ... maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 42 nci madde hükümlerinin dikkate alınması, farklı tür mallar bakımından ise davacının tanınmışlık iddiası bulunduğundan aynı KHK'nın 8 ... maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında değerlendirme yapılarak sonuca gidilmesi gerekirken işaretler arasında benzerlik bulunmadığına dair yazılı gerekçe ile davanın reddinin isabetli olmadığı, ancak, davalı taraf kullanımla ayırt edicilik savunmasında bulunduğu, mahkemece de markanın kullanımla ayırt edici hale geldiği gerekçesiyle de davanın reddedildiği, 22.06.2004 tarih 5194 sayılı Kanun ile 556 sayılı KHK'nın 7 nci maddesinin son fıkrasında düzenlenen kullanımla ayırt edicilik kazandırılması istisnasına ilişkin hükümde yer ... aynı maddenin (b) bendi yürürlükten kaldırılarak yerine (a) bendinin getirildiği, 42 nci maddenin son fıkrasındaki (b) bendine yapılan atıfta aynı şekilde (a) bendi olarak değiştirildiği, Dairemizin 02.06.2006 tarih 3308/6604 sayılı (KAYMAKLIM) kararında da açıklandığı üzere, kullanımla ayırt edicilik savunmasının tescilli markanın hükümsüzlüğü için açılan dava tarihine kadar geçen süreyi de kapsayacak şekilde anlaşılması gerektiği, ne var ki, somut uyuşmazlıkta 16.02.2007 olan dava tarihinden önce 5194 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la (5194 sayılı Kanun) 556 sayılı KHK'nın 7 nci maddesinin son ve 42 nci maddesinin son fıkralarındaki (b) bendine yapılan atıf yürürlükten kaldırılmış olduğundan, kullanımla ayırt edicilik istisnasının da ancak 5194 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 22.06.2004 tarihine kadar gerçekleştiğinin kanıtlanması gerektiği, davalı tarafın bu husustaki delillerini dosyaya sunmuş olduğu, bu durumda, dava konusu markaya 5194 sayılı Kanun ile yazılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 22.06.2004 tarihine kadar kullanımla ayırt edicilik kazandırılmış olup olmadığı hususunda ... bir bilirkişi heyetinden rapor alınmak suretiyle sonuca gidilmesi gerekirken Mahkemece bu konuda eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile hüküm tesisi de doğru görülmediği, o halde Mahkemece öncelikle dava konusu markaya kullanımla ayırt edicilik kazandırılıp kazandırılmadığının tespiti, aksi takdirde ise bu kez uyuşmazlığın yukarıda açıklandığı üzere 556 sayılı KHK'nın 8 ... maddesinin birinci fıkrasının b bendi ve 8 ... maddesinin dördüncü fıkrası gözönüne alınarak yapılacak değerlendirme ile sonuca gidilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddinin isabetli görülmediği gerekçesi ile bozulmasına karar verilmiştir. E. Mahkemece İkinci Bozmaya Uyularak Verilen Karar Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile, hükümsüzlüğü talep edilen “SANTA BARBARA POLO & RACOUET CLUB” şekil markasının “Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamül başka sınıflarda yer almayan eşyalar: Çantalar, valizler, cüzdanlar, portföyler, çocuk taşımak için çantalar (portbebeler,kangurular), deri veya kösele kutular ve sandıklar, çek defteri kılıfları, ... kılıfları, boş tuvalet çantaları, boş alet çantaları, deriden anahtarlıklar, para çantaları, torbalar, sırt çantaları, evrak çantaları, alışveriş ve okul çantaları. Madeni olmayan kimlik kartları, künyeler, isimlikler, etiketler. Kumaştan yapılmış bayraklar, flamalar, etiketler” için 24 üncü sınıfta tescil edildiği, marka tescil başvurusunun 10.10.2002 tarihinde yapıldığı, davacının “POLO” esas unsurlu markalarının ise 25 ... sınıfta iç ve dış giysiler dahil olmak üzere muhtelif sınıflarda tescil edildiği, davacı markasının tescilli olduğu iç ve dış giysiler ile davalı markasının tescil listesindeki emtialar aynı satış kanallarında ve aynı mağazalarda/reyonlarda satışa sunulan emtialar olduğu, bu durumun ortalama tüketici nezdinde karışıklığa sebebiyet verebileceği, markaların kaynağının aynı olduğu veya birbiri ile bağlantılı olduğu intibaı yaratabileceğinden, davalı markasının 556 sayılı KHK'nın 8 ... maddesinin birinci fıkrasının b bendi uyarınca hükümsüzlük koşullarının oluştuğu, davalı markasının 22.06.2004 tarihine kadar kullanımla ayırt edicilik kazanmadığı, davacı markası ile davalı markası arasında iltibas bulunduğu gerekçesi ile davanın kısmen kabulü ile davalı adına 2002 25927 tescil no.lu “SANTA BARBARA POLO & RACOUET CLUB”şekil” markasının 24 üncü sınıftaki “Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamül başka sınıflarda yer almayan eşyalar: Çantalar, valizler, cüzdanlar, portföyler, çocuk taşımak için çantalar (portbebeler, kangurular), deri veya kösele kutular ve sandıklar, çek defteri kılıfları, ... kılıfları, boş tuvalet çantaları, boş alet çamtaları, deriden anahtarlıklar, para çantaları. torbalar, sırt çantaları, evrak çantaları, alişveriş ve okul çantaları. Madeni olmayan kimlik kartları, künyeler, âsömlikler, etiketler, kumaştan yapılmış bayraklar, flamalar, etiketler” emtialar yönünden hükümsüzlüğüne, haksız rekabete dayalı taleplerin reddine karar verilmiştir.